Marchi d’impresa: il decreto in Gazzetta Ufficiale, sarà in vigore dal 23 marzo

Il D. Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 57 del 08-03-2019) ed entrerà in vigore il 23 marzo 2019.
Con tale decreto, in sostanza, sono state apportate diverse modifiche al D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, ossia al “Codice della proprietà industriale”.

Per effetto di tali modifiche (apportate anche all’articolo 7 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), in merito, ad esempio, all’oggetto della registrazione come marchio d’impresa, non sarà più necessaria la riproduzione grafica, in quanto potranno «costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare».

Marchio di certificazione
Il D. Lgs. n. 15/2019, inserisce l'articolo 11-bis nel Codice della proprietà industriale (Cpi), il quale dispone, al comma 1, che «le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato».
I rimanenti commi del suddetto articolo, disciplinano il marchio di certificazione, precisando che, le disposizioni sopra esposte, sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.

Onere della prova
Altra modifica di rilievo apportata all’articolo 121 del Codice della proprietà industriale, è quella riguardante l’onere della prova, in quanto il D. Lgs. n. 15/2019, con le modifiche attuate, prevede a riguardo che, salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo.
In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma dell'articolo 24.

Le modifiche apportate all'articolo 122 del Codice della proprietà industriale, invece, hanno visto l’inserimento del comma 4-bis, il quale stabilisce che, l'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater del Cpi o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
È stato inserito anche il comma 4-ter, il quale dispone che, al di fuori dal caso sopra prospettato, qualora l'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice può sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell'articolo 297, terzo comma, del codice di procedura civile.

Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario
Di rilevante interesse è anche l’inserimento, nel Codice della proprietà industriale, dell’articolo 122-bis, il quale prevede la proposta di modifica sulla legittimazione ad agire in giudizio per i licenziatari di marchi.
È stabilito, infatti, che, fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può, tuttavia, avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
Ciò significa che occorrerà una messa in mora prima dell’azione e, inoltre, si dovrà attendere «entro termini appropriati».
Il licenziatario potrà intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subìto.
Le disposizioni sopra esposte si applicano ai soggetti abilitati all'uso di marchi collettivi (di cui all'articolo 11 del Codice della proprietà industriale).